Strisce nel mondo della moda: funzione distintiva o elemento decorativo? – Il commento

Inserito da in settembre 16, 2015

Niccolò Ferretti e Serena Tavolaro, Strisce nel mondo della moda: funzione distintiva o elemento decorativo? – Il commento, in Dir. Industriale, 2014, 6, 569

Strisce nel mondo della moda: funzione distintiva o elemento decorativo? – Il commento

Sommario: La vicenda – Il giudizio di confondibilità (in concreto) dei segni e l’assenza del rischio di confusione – I casi analoghi a quello in esame – Conclusioni

La vicenda

Le società BasicNet S.p.a. e Basic Italia S.p.a., rispettivamente titolare e licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio figurativo comunitario n. 3971561 del 30 giugno 2006 “STRISCIA COLORATA”, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino, le società Geox S.p.a. e Geox Retail S.r.l., svolgendo domande di accertamento della contraffazione e concorrenza e chiedendo l’inibitoria, il risarcimento del danno e le usuali domande ancillari.

Più in particolare, le attrici contestavano alle convenute Geox, l’utilizzo illecito, su giubbini antipioggia, di una cerniera asseritamente riproducente il marchio “STRISCA COLORATA”.

Il marchio delle attrici, registrato per le classi 18, 25, 26, rivendica una «striscia rettangolare costituita da bande parallele di diverse dimensioni, definite nei colori blu navy, arancio, giallo e blu navy, poste in detta sequenza. Tale sequenza è applicata sui prodotti, generalmente in prossimità di cuciture, cerniere, spallette, polsini, giunture, finiture o bordi»:

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Tale marchio è utilizzato su un giubbino antipioggia e su altri capi di abbigliamento della collezione K-Way, dove è apposto in corrispondenza delle cerniere e, talvolta, all’interno dei capi di abbigliamento.

La società convenute contestavano la carenza di distintività del segno delle attrici, rilevavano le differenze tra il marchio rivendicato nella registrazione e la banda colorata da esse utilizzate, eccepivano l’assenza di rischio di confusione sia per la diversità dei segni, sia perché, trattandosi di capi di abbigliamento alla moda, di fascia alta e di prezzo medio alto, il consumatore presta la massima attenzione al prodotto ed ai suoi dettagli.

Le convenute, tuttavia, non svolgevano domanda di nullità/decadenza del marchio dell’attrice.

Il giudizio di confondibilità (in concreto) dei segni e l’assenza del rischio di confusione

Nella decisione in esame, il Tribunale di Torino, ponendosi in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale(1), ha respinto le domande formulate da parte attrice ritenendo insussistente, sia la contraffazione del marchio, sia la dedotta concorrenza sleale.

Il Collegio ha escluso il rischio di confusione tra i segni sulla base di un giudizio in concreto e tenendo presente che il livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria dei beni che sono contraddistinti dal marchio.

Seguendo tali criteri, quindi, i Giudici torinesi hanno condotto la comparazione tra i segni ravvisando diversità di colori, sequenza, dimensioni e numero delle bande colorate (ad avviso del Tribunale, infatti, il marchio attoreo è costituito da bande di larghezza diversa, mentre nella striscia usata dalla convenuta le bande hanno tutte la stessa larghezza). Più nel dettaglio, secondo il Tribunale il segno utilizzato da K-Way è costituito da «una banda blu navy, una banda arancio, una banda gialla ed una banda arancio (queste tre ultime di dimensioni pressoché eguali e leggermente più sottili delle predetta banda blu) ed un’altra banda blu di dimensioni maggiori di tutte le altre. La fascia colorata, apposta sui giubbini delle convenute è formata invece da tre bande colorate: una di colore blu scuro, una centrale beige e una terza di colore rosso scuro, tutte di eguali dimensioni)».

È interessante, di conseguenza, osservare che i summenzionati elementi di differenziazione sono stati ritenuti idonei dal Tribunale ad escludere la confusione quando, come nel caso di specie, si tratta di capi di abbigliamento alla moda, entrambi di fascia medio alta, che il consumatore sceglie dopo un attento e ponderato esame.

Tale valutazione trova la propria ragion d’essere nel fatto che, a parere dei giudicanti, il pubblico di riferimento della tipologia di prodotti oggetto di doglianza (giubbotti antipioggia) sceglie il capo di abbigliamento dopo aver, in dettaglio, esaminato le varie caratteristiche tecniche ed estetiche (comprese, quindi, le strisce colorate apposte in prossimità delle cerniere). In questa circostanza, ad avviso del Tribunale, occorre escludere il rischio di confusione, quando, come nella fattispecie in esame, sono diversi i colori, le dimensioni ed il numero delle righe e l’effetto finale d’insieme che ne deriva.

Nella sentenza in esame, il Collegio ha, dunque, affermato che il rischio di confusione o di associazione tra i segni deve essere escluso, ancorché i prodotti siano identici, sia che si proceda ad un esame analitico, sia che si proceda ad un esame complessivo di essi(2).

È interessante, poi notare che il Tribunale ha negato alle strisce la capacità distintiva (svolta, invece, dal marchio “K-Way” collocato in prossimità della cerniera), ravvisando nelle strisce, in concreto utilizzate dalle attrici, poste in prossimità delle cerniere, un elemento meramente decorativo, quindi, con funzione descrittiva, diffusamente utilizzato anche nei giubbini di altre case di moda.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che anche l’idea di coprire o adornare la cerniera con un bordo colorato non fosse neppure rivendicata nella registrazione, quindi, a fortiori carente di capacità distintiva.

È evidente che la sentenza propende, nettamente, per il giudizio di confondibilità in concreto rilevando, poi, in punto di dedotta concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 1 e 3, c.c., l’insussistenza dell’illecito, prospettato dall’attrice, per appropriazione del valore suggestivo del marchio e per rischio di confusione dei prodotti.

E’ interessante, quindi, notare che ad avviso dei giudici torinesi, la mancata sussistenza del rischio di confusione o di associazione tra i segni, esclude anche qualsiasi ipotesi di sfruttamento indebito del segno da parte delle convenute e di confondibilità dei rispettivi prodotti, osservando, in aggiunta, che i capi della Geox recano in evidenza tale marchio.

La sentenza in commento non contiene alcun riferimento normativo, ma da quanto esposto, discende che il caso oggetto di vertenza non è certamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i. ed all’art. 9 lett. a) reg. CE n. 40/94(3).

Secondo i giudici, l’effetto ottico risultante dal giudizio di confondibilità in concreto, permette una agevole distinzione tra il segno K-Way ed il decoro utilizzato da Geox.

Il Tribunale ha, infatti, escluso che sia il marchio registrato dalle attrici, sia quello in concreto utilizzato siano differenti dalla decorazione apposta sui giubbini delle convenute.

Ed ancora, la decisione, pare escludere anche l’applicabilità dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell’art. 9 lett. b) reg. CE n.40/94(4).

Per integrare tale fattispecie sarebbe necessario, infatti, un rischio di confusione tra i segni in questione del tutto assente nel caso di specie, secondo il giudizio condotto dal Collegio.

A ragione delle nette differenze sopra evidenziate e della presenza del vistoso marchio Geox sui giubbini delle convenute, si condivide l’orientamento dei giudici torinesi, poiché difficilmente il consumatore medio potrebbe acquistare il prodotto contestato Geox, ritenendo che provenga dalle attrici.

Inoltre è noto come gli articoli di abbigliamento ed in genere tutti quelli appartenenti al mondo della moda siano oggetto di scelte accurate e ben studiate da parte di esigenti consumatori, la qual cosa riduce certamente il margine di rischio confusorio.

Tanto più che i prezzi notoriamente elevati dei capi di abbigliamento griffati, rendono ancora più attento e guardingo il consumatore, che, all’esito di un elaborato processo di scelta, è ben consapevole della provenienza del prodotto che intende acquistare.

Non rimane che analizzare l’ipotesi riconducibile all’art. 20 lett. c), c.p.i. e dell’art. 9 lett. c) reg. CE n. 40/94 che affronteremo nel successivo paragrafo.

I casi analoghi a quello in esame

La sentenza in commento, si colloca nel filone giurisprudenziale maturato in tema di strisce soprattutto con riferimento al noto segno di proprietà di Adidas “composto da tre strisce della stessa grandezza e larghezza, parallele” utilizzate sia su abbigliamento sia su calzature.

Nell’approcciare il presente caso, tra gli innumerevoli precedenti giurisprudenziali che hanno avuto quale oggetto del contendere il marchio a tre strisce di Adidas, pare a chi scrive che sia opportuno seguire principalmente le linee guida indicate nelle due decisioni della Corte di Giustizia emesse nei casi C-408/01 e C-102/07 (in www.dart-ip.com).

Come asserito dalla Corte di Giustizia, la valutazione della violazione deve essere effettuata caso per caso, in relazione allo specifico contesto di mercato e di abitudini culturali dei consumatori di ciascun mercato e sulla base delle specifiche circostanze.

Ciò posto ed ammessa la natura rinomata o notoria del marchio di K-Way (sebbene esclusa dal Tribunale di Torino), i punti di partenza del presente contributo non possono che essere le massime enucleate all’interno delle sentenze della Corte di Giustizia.

«La tutela prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa»(5)

In altri termini, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 2 della direttiva 89/104 (i cui omologhi sono appunto l’art. 20 lett. c) c.p.i. e l’art. 9 lett. c) reg. CE n. 40/94), è necessario che la somiglianza tra i segni induca il pubblico a stabilire un nesso tra gli stessi.

D’altro canto, la Corte di Giustizia nella medesima circostanza e sempre con riferimento ad un caso in cui Adidas aveva azionato il proprio marchio a tre strisce ha aggiunto che «la circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d’impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104»(6).

Nel caso di specie, i giudici torinesi hanno ritenuto che le strisce poste sulla cerniera del giubbino antipioggia, abbiano esclusiva funzione ornamentale, dato che la funzione distintiva è esplicata chiaramente dal marchio denominativo Geox.

A ciò si aggiunga che, ad avviso del Tribunale, il grado di somiglianza tra i motivi ornamentali presenti sui giubbini Geox ed il marchio K-Way è del tutto insignificante.

Da ultimo, il Collegio non ha ravvisato nessun rischio di associazione (nesso) tra il marchio K-Way ed il segno Geox.

Seguendo il ragionamento del Tribunale di Torino, nella sentenza in commento, nessun consumatore medio potrebbe mai intendere che il prodotto in contestazione rappresenti un’espressione secondaria (una sottomarca) della stessa filosofia aziendale del marchio registrato.

E ciò:

i) per la presenza sui rispettivi prodotti dei marchi denominativi (“K-Way”, da un lato e ”Geox” dall’altro)(7);

ii) per i prezzi dei prodotti di abbigliamento che inducono il consumatore a condurre un attento esame(8);

iii) perché i colori, le dimensioni, le sequenze ed il numero delle strisce differisce da segno a segno.

Pare, quindi, che nella sentenza in commento, il Tribunale abbia escluso qualsiasi nesso del segno Geox con il decoro utilizzato sul giubbino K-Way, al quale non è stata riconosciuta neppure una capacità distintiva (incidentalmente contestandone anche la validità).

L’assenza di qualsiasi nesso e, quindi, l’impossibilità di applicare l’art. 20, comma 1, lett. c) e l’art. 9 lett. c) del reg. CE 40/94, è stata pure riconosciuta dalle Corti nazionali, in casi aventi ad oggetto l’uso di strisce in funzione di abbellimento, contestato dal titolare di marchi di impresa registrati e ritenuti notori.

Al riguardo, è appena il caso di richiamare l’ordinanza resa dal Tribunale di Milano che ha, infatti, da un lato, riconosciuto la notorietà del segno Adidas, dall’altro, negato la contraffazione del segno utilizzato dalla controparte F2M, perché ritenuto meramente decorativo, ed in particolare, perché «le strisce apposte sulla tomaia da F2M risultano per un verso avere caratteristiche sostanzialmente differenti da quelle delle bande Adidas – geometricamente disposte in una determinata simmetria di grandezza e di posizione reciproca, uniformi nel loro colore – in ragione della loro differenza di dimensioni (quella centrale più ampia) e dei rispettivi colori (e non solo nel contrasto con il fondo), sicché in definitiva l’unico elemento in comune rimane la sola caratteristica della posizione obliqua sulla tomaia(9).

La pronuncia in commento, trova, poi, altro analogo e significativo precedente nella decisione resa – sempre da Tribunale di Milano -, nella causa tra Adidas contro Benetton, avente ad oggetto l’uso di strisce in funzione di abbellimento. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto necessario distinguere, preliminarmente, tra i diversi capi di abbigliamento indicati come interferenti da parte attrice, che presentavano un diverso numero di bande, apposte in modalità differenti.

Ebbene, con riferimento al decoro contestato a Benetton, recante due strisce (e non tre, corrispondente al marchio Adidas), i giudici milanesi, avallando i criteri di valutazione sposati nella sentenza in epigrafe, hanno affermato che «deve rilevarsi che l’uso di strisce nel mondo dell’abbigliamento casual o sportivo appare piuttosto diffuso, come documentato in causa da Benetton (…) sia pure in relazione a strisce di diverse fatture, come osservato da parte attrice». «Non può, peraltro, dubitarsi che il marchio a tre strisce di Adidas costituisca una felice applicazione nell’ambito del settore sportivo di un segno geometrico, di per sé generico, in origine, inevitabilmente debole, successivamente divenuto valido ed ora notorio, in una specifica conformazione di strisce. Ma tale conclusione, non consente di ritenere che strisce di fattezze diverse rispetto a quelle oggetto della privativa di parte attrice siano utilizzate da un concorrente (nel caso di specie Benetton) in maniera ingiustificata, costituendo tali segni geometrici un richiamo al mondo dello sport»(10).

In applicazione di tali principi, il Tribunale di Milano ha escluso anche il rischio di diluizione o infangamento del marchio a tre strisce parallele, e l’indebito vantaggio da parte della convenuta. Da quanto detto, secondo il giudice meneghino, consegue che «relativamente ai capi di abbigliamento, recanti (solo) due strisce parallele, non si configura contraffazione (non confusoria), essendo giustificato l’utilizzo da parte di Benetton di tale segno per il richiamo al mondo dello sport e dell’abbigliamento casual, e per l’assenza di prova, da parte di Adidas, relativamente al proprio pregiudizio, anche a livello pronostico»(11).

Diversa conclusione, invece, è stata adottata per i capi di abbigliamento recanti tre strisce parallele (di colore in contrasto con lo sfondo, nelle stesse posizioni in cui Adidas appone e riproduce il proprio segno), ritenuti, quindi, pedissequa imitazione del marchio a tre strisce anteriore e configuranti ipotesi di interferenza confusoria per l’identità del segno utilizzato, relativamente agli stessi prodotti. In tale ipotesi, utilizzo di un segno identico, per prodotti identici, il Tribunale di Milano ha ravvisato la contraffazione, ai sensi dell’art. 20, lett. a), c.p.i.

La stessa decisione, poi, ha ravvisato la contraffazione ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., per i prodotti recanti quattro strisce (disposte in modo particolare e tali da sembrare in effetti 3), ritenuto che la similitudine fra i segni oggetto di giudizio di confondibilità e l’identità fra i prodotti (calzatura sportiva) determina un rischio di confusione per il pubblico, che consiste anche in un rischio di associazione fra i due segni(12).

La pronuncia richiamata, infine, ha disposto, in via istruttoria, l’indagine demoscopica per l’accertamento del carattere distintivo o descrittivo ed il rischio di confusione ed associazione dei segni.

La sentenza in commento, consente, altresì, di richiamare la decisione resa dal Tribunale di Milano, nel caso Gucci/Guess, nella parte in cui viene esaminato il marchio comunitario n. 160028 di Gucci costituito da «un nastro in tessuto in cui due strisce di colore verde affiancano una striscia centrale più spessa di colore rosso»(13). La pronuncia ha disatteso sia la domanda di contraffazione svolta dall’attrice, sia quella riconvenzionale di nullità del marchio svolta della convenuta.

Quanto alla dedotta contraffazione del marchio Gucci verde/rosso/verde, il Tribunale ha affermato che con riferimento ai nastri Guess oggetto di doglianza «di colore marrone/rosso/marrone o altri abbinamenti cromatici si deve escludere la contraffazione e parimenti l’imitazione servile o gli altri addebiti mossi in termini di concorrenza sleale dalla difesa attorea, in quanto non è certo proteggibile la semplice idea di utilizzare negli accessori di abbigliamento un nastro caratterizzato dall’alternanza di colori. Risulta del resto in atti che nel settore della moda sono diffuse strisce inserite in vario modo soprattutto negli accessori recanti l’alternanza di colori e ciò anche nei colori rivendicati da Gucci»(14).

Quanto, poi, alla domanda di nullità del segno Gucci svolta dalla convenuta, il Tribunale ha ravvisato la validità del marchio di colore ai sensi dell’art. 7 c.p.i., ritenendo che, a tale marchio, rappresentato dal nastro verde/rosso/verde di Gucci, può attribuirsi un’indubbia forza distintiva e l’idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza dei prodotti interessati da una determinata impresa.

A tale conclusione il Tribunale è giunto sulla base di una considerazione oggettiva, affermando che, per il marchio di colore è indispensabile l’indicazione del codice Pantone. Infatti, l’elemento dell’oggettività richiede che il marchio sia rappresentato non dalla mera riproduzione su carta del colore interessato, bensì dalla determinazione del suddetto colore per mezzo di un codice di identificazione, internazionalmente riconosciuto. Il collegio ritiene che «Tale necessità è da escludere ove l’abbinamento dei colori presenti già una caratterizzazione tale da far ritenere il segno nel suo complesso sufficientemente rappresentato in modo preciso, completo, facilmente accessibile, con carattere costante ed oggettivo. Ciò si può dire ricorrere per il segno in esame, dove l’alternanza dei colori è tale da indurre a ritenere che il marchio sia descritto con la necessaria precisione e sia individuabile in modo oggettivo»(15).

Conclusioni

La sentenza in esame ritiene che, in virtù delle differenze evidenziate nella decisione e della sussistenza del marchio Geox, il consumatore medio non sia tratto in confusione e neppure sia comunque sviato a comprare un prodotto al posto dell’altro.

Insomma, il segno decorativo non è per sua natura in grado di sviare il consumatore in ordine all’origine imprenditoriale del prodotto, né di indurre a credere che il capo di abbigliamento, oggetto di contestazione, provenga da imprese distinte, ma comunque autorizzate entrambe all’uso del marchio, attraverso rapporti contrattuali o di gruppo (il c.d. rischio di associazione).

Questa analisi induce poi, a riflettere, sull’uso diffuso da parte di molte case di moda che dispongono di una famiglia di marchi a strisce, non caratterizzate da un’unica e distintiva combinazione cromatica.

In questi casi, il cuore del marchio è proprio il nome della maison e non certo gli abbinamenti cromatici che fanno da sfondo allo stesso.

Una ulteriore considerazione di carattere generale merita, poi, di essere esaminata, grazie alla tesi sposata nella sentenza in commento.

Proprio nei settori della moda, dell’abbigliamento e dell’accessoristica, dove colori e motivi decorativi sono gli strumenti fondamentali del lavoro dei designer, la possibilità di monopolizzare tali elementi dovrebbe essere quanto mai limitata, onde evitare indebiti vantaggi nell’agone concorrenziale tra imprese.

Gli abbinamenti cromatici e gli ornamenti, quali le strisce, sono da sempre il mezzo di espressione degli stilisti, che, quindi, non possono vedersi ingiustamente ristretto il loro estro creativo dall’esistenza di abusivi diritti di esclusiva.

Si ricorda, infatti, che le strisce hanno ciclicamente dominato la moda.

Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento e degli accessori, è bene sottolineare che il generalizzato e frequente uso ad opera di molti operatori delle strisce, e non solo, diminuisce notevolmente l’ambito di protezione dei marchi contenenti tale motivo decorativo rendendo, pertanto, debole il segno in questione (paradossalmente anche quando esso sia notorio come nei casi Adidas).

Nella valutazione delle privative che hanno ad oggetto segni distintivi ornamentali e, comunque, disegni decorativi l’ambito di protezione dei titoli deve essere valutato con estrema precauzione e sensibilità vigendo il c.d. “imperativo di disponibilità”, secondo il quale non può consentirsi sul mercato la presenza di esclusive che falsino ingiustificatamente il gioco della concorrenza.

La caratteristica ornamentale e decorativa propria delle combinazioni cromatiche determinerebbe la nullità di ogni marchio, se sprovvisto di validi elementi distintivi. Ciò ai sensi dell’art. 9 c.p.i., secondo il quale sono nulli i marchi di forma (ed in tale espressione la giurisprudenza ricomprende anche i disegni bidimensionali) che danno valore sostanziale al prodotto(16).

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Cfr. nello stesso senso, Trib. Milano 30 giugno 2008 (caso Adidas/F2M Confezioni), con commento di Gurrieri, Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia, in questa Rivista, 2008, 5, 437. Si tratta dell’ordinanza emessa dal G.D. dott. Marangoni, relativamente al procedimento cautelare Adidas/F2M (Trib. Milano R.G. 35773/2008), con la quale è stato respinto il ricorso per sequestro ed inibitoria avanzato da Adidas relativo a scarpe di una azienda non rinomata recanti un decoro a strisce. Anche in quel caso, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso, ritenendo che le strisce apposte sulla tomaia da F2M avevano caratteristiche sostanzialmente differenti da quelle delle bande Adidas – geometricamente disposte in una determinata simmetria di grandezza e di posizione reciproca, uniformi nel colore – in ragione della loro differenza di dimensioni e dei rispettivi colori (proprio come nel caso di specie). Nella menzionata ordinanza si legge che il motivo a strisce della resistente (F2M) «non presenta invero caratteristiche tali da poter essere ritenuto un segno distintivo del modello di scarpa (…) – posto che a tal fine appare invece specificatamente rivolta la presenza della denominazione William in evidenza sulla tomaia – e dunque deve essere ad essa riconosciuta una sola funzione estetica e decorativa, come tale percepita dal consumatore per il suo particolare risalto nell’aspetto della calzatura». Cfr., altresì, Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Benetton/Adidas) sentenza n. 7047/2009 (R.G. n. 30043/2003), in Banca dati giuridica Darts www.darts-ip.com; Trib. Milano 2 maggio 2013 (caso Gucci/Guess), in Banca dati giuridica Darts www.darts-ip.com.

(2) Sul giudizio di confondibilità in astratto ed in concreto, cfr. Ferretti-Spadavecchia, Confondibilità tra marchi: un giudizio in astratto o in concreto?, in questa Rivista, 2014, 5.

(3) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Adidas/Benetton), sentenza n. 7047/2009 (R.G. n. 30043/2003) in www.darts-ip.com.

(4) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Adidas/Benetton), cit.

(5) Cfr. Corte CE, caso C-408/01, in www.darts-ip.com e in questa Rivista, 2004, 21 ss.; nonché in GADI, 2003, 1458 e in Riv. dir. ind., 2004, II, 130 ss. con nota di Galli. Cfr., altresì, Corte CE, caso C-102/ 2007, Adidas c. Marca Mode C&A, H&M, in www.darts-ip.com.

(6) Corte CE caso C-408/01, cit.

(7) Sul punto, si osservi che la decisione appare abbastanza anomala nel panorama giurisprudenziale pronunciatosi in punto di contraffazione e concorrenza sleale. L’orientamento maggioritario, infatti, afferma che l’apposizione del marchio diverso, oltre a quello contestato, non esclude l’illecito. In tal senso, cfr., diffusamente, Marchetti-Ubertazzi, Commentario breve alle leggi di Proprietà Intellettuale e concorrenza sleale, Padova, 2012, 159.

(8) Sul tema della sussistenza del rischio di confusione anche in presenza di differenze di prezzo e di canali di vendite cfr. Marchetti-Ubertazzi, Commentario breve alle leggi di Proprietà Intellettuale e concorrenza sleale, Padova, 2012, 159.

(9) Cfr. Trib. Milano 30 giugno 2008 (caso Adidas/F2M Confezioni), cit., con commento di Gurrieri, Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia, in questa Rivista, 2008, 5, 437. Il Tribunale ha ritenuto che «La notorietà del segno deve dunque far riferimento alla capacità individualizzante che certamente deve riconoscersi alla rappresentazione lineare e geometrica delle tre strisce, parallele tra loro e di eguale larghezza, anche negli spazi che le separano l’una dall’altra, e dal loro contrasto con un fondo di colore diverso, rilevandosi altresì che la loro rappresentazione costantemente utilizzata – ed alla quale va riconosciuto il crisma della notorietà – prevede che le strisce siano di un medesimo colore e che detto colore contrasti con il fondo di colore diverso».

(10) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Adidas/Benetton), cit., 17.

(11) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Adidas/Benetton), cit., 18.

(12) Cfr. Trib. Milano 26 maggio 2009 (caso Adidas/Benetton), cit., 13. La contraffazione ai sensi dell’art. 20, lett. b) c.p.i. è stata dichiarata con riferimento a «La scarpa da ginnastica caratterizzata da due coppie di strisce parallele, le prime due inclinate e quelle centrali incrociate, di colore contrastante con la tomaia, rosso/argento, la cui tomaia è realizzata in materiale traforato, munita di elementi di rinforzo sulla punta e sulla parte posteriore, anch’essi di colore contrastante con quello dello sfondo. In relazione a tale calzatura deve ritenersi che le strisce di colore contrastante con lo sfondo risultano apposte sulla tomaia in modalità molto simile rispetto alle tre strisce del marchio di Adidas. Infatti, pur trattandosi di quattro strisce, le due centrali risultano sovrapposte, con la conseguenza che, in una visione d’insieme, si ha l’impressione che siano presenti tre elementi, con andamento quasi parallelo, nella medesima posizione in cui sulla tomaia sono apposte le tre strisce Adidas».

(13) Trib. Milano 2 maggio 2013 (caso Gucci/Guess), cit., 56.

(14) Trib. Milano 2 maggio 2013 (caso Gucci/Guess), cit., 58 ss. Tale capo della sentenza è stato confermato anche nel giudizio di appello, con sentenza resa da App. Milano n. 2088/2013, in www.darts-ip.com dove è rilevante osservare a pag. 11 che «per quanto riguarda, poi, la liceità di uso, da parte di Guess, di prodotti con bande marrone-rosso-marrone, questa Corte non ravvisa un rischio di confondibilità tale da integrare l’illecito di contraffazione, in quanto la sequenza dei colori usata da Guess è diversa da quella usata da Gucci».

(15) Trib. Milano 2 maggio 2013 (caso Gucci/Guess), cit., 57 ss. dove la sentenza continua, precisando che «I colori, o le combinazioni cromatiche, per essere registrati ex art. 7 c.p.i. devono, innanzitutto, costituire un segno e presentarsi effettivamente come tali, e non come proprietà del prodotto; tale segno, deve poi, poter essere rappresentato visivamente ed individuato con esattezza. In ultima istanza, tale segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di tutte le altre; deve, quindi, avere la capacità di trasmettere precise informazioni relativamente all’origine del prodotto considerato (Corte di Giust. UE 26 giugno 2014, Heidelberger Bauchemie)».

(16) La sentenza del Tribunale di Torino offre spazio per una riflessione sull’art. 9 c.p.i. laddove, nella parte motiva, nega il carattere distintivo del marchio a strisce K-Way, posto in prossimità della cerniera, ritenendo che il consumatore percepisca tale striscia colorata come mero elemento decorativo, diffusamente utilizzato anche nei giubbini di altre case di moda (ed al riguardo, la sentenza rileva, altresì, che «l’idea di coprire o adornare la cerniera con un bordo colorato non è, in quanto tale, protetta dalla registrazione oggetto di giudizio»). Tale riflessione indurrebbe a ritenere che il marchio sia in contrasto con il disposto dell’art. 9, perché privo di capacità distintiva (oltre ad essere un decoro standardizzato e non monopolizzabile) e, quindi, nullo ai sensi dell’art. 25 del c.p.i. Come risaputo, infatti, l’art. 9 prevede che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». La norma – sebbene statuisca la nullità dei marchi di forma – è applicata da dottrina e giurisprudenza anche ai marchi «bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto”, come ad esempio i colori del prodotto stesso o di una sua parte, i disegni apposti sul medesimo e “i caratteristici tessuti usati da molte importanti case di moda», «e ciò perché si tratta di elementi che, al pari delle forme, possono costituire oggetto di registrazioni limitate nel tempo come i modelli» (così Vanzetti, Codice della Proprietà Industriale, Milano, 2013, 125 ss.). In linea si segnala nota decisione della Cassazione 29 maggio 1999, n. 5243 (in GADI 3875/1999), resa nel giudizio tra Burberry’s Ltd contro Geconf (con la quale la Corte ha riconosciuto la nullità del marchio della casa inglese, costituito dal disegno scozzese, c.d. “check”, tipica combinazione di strisce e rettangoli nei colori, beige, rosso, bianco e nero, confermando la decisione resa nel giudizio di primo grado e in sede di appello dalla Corte milanese).

Avvocato Specializzato in diritto industriale, diritto della moda e della pubblicità, assiste clienti di rilievo e vanta esperienza decennale nel settore della formazione professionale. Socio responsabile del dipartimento di Diritto Industriale dello studio Nunziante Magrone.

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